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企業(yè)服務顧問
8年從業(yè)經驗商標，就是人們通常所說的“牌子”，在社會生活中隨處可見，其本質作用是區(qū)別商品的來源或服務的提供者。產品的質量、企業(yè)的效益和聲譽,都凝聚在商標上，企業(yè)的商標文化也可以反映出企業(yè)的經營理念、員工的精神風貌、商品的競爭力等特質。企業(yè)的“商標專用權”是企業(yè)的一種無形資產，對這種無形資產的浪費或其受到非法侵害，企業(yè)無疑將受到巨大損失，因而加強企業(yè)知識產權無形資產的保護是企業(yè)防范法律風險工作中一個重要環(huán)節(jié)。伴隨著市場經濟的發(fā)展，商標注冊、使用、許可、轉讓等方面存在著諸多法律風險，應當引起高度關注。本篇從商標注冊和商標運作兩個方面來闡述相關法律風險及防范實務操作要點，下篇將從商標管理和商標保護兩個方面闡述相關法律風險及防范實務操作要點。
一、商標注冊法律風險防范
商標權，是商標注冊人對其注冊商標所享有的權利。商標權僅僅作為一種標識并不以注冊為條件,但是如果想讓商標具有專用權等權利,就必須進行商標注冊。
1.未注冊商標的法律風險
我國商標保護采用注冊原則,未經注冊的商標不具有專屬權利。被他人使用時,無法進行權利保護,而且當他人搶先注冊后,還可能面臨著企業(yè)將不能繼續(xù)使用商標或標識的風險。此外,國家規(guī)定必須使用注冊商標的商品,必須申請商標注冊,未經核準注冊的,不得在市場銷售。該法律風險造成的損害不僅是企業(yè)投入的品牌建設付之東流,而且企業(yè)重新樹立品牌需要大量的費用投入。
2.誤認標識的法律風險
法律禁止將通用名稱注冊為商標,如果誤認標識為不能注冊商標的通用名稱,將貽誤企業(yè)申請商標注冊,而且這種誤認的法律風險對企業(yè)經營者屬于隱形法律風險,在實際產生法律危機之前很難重新識別法律風險。
3.未規(guī)避商標禁用條款和他人的在先權利的法律風險
在先權利一般包括商標權、姓名權、肖像權、專利權、版權、商號權和地理標志權。在商標注冊過程中,如果未規(guī)避商標禁用條款和他人的在先權利,將會導致注冊失敗或被撤銷的法律風險。
4.注冊商標時間安排的法律風險
不少企業(yè)創(chuàng)立品牌時,往往采取先投放市場,根據實際市場效果再決定是否注冊商標。隨著企業(yè)品牌知名度的上升,被他人搶注的法律風險日益增強。商標從申請到核準注冊, 周期較長,一般需要較長的時間,可能由于商標在社會的實際使用,而被他人假冒、惡意注冊類似商標等。
5.商標因被搶注而被淡化的法律風險
近似或類似商標被他人搶注，或相同商標在不同類別被搶注,將會導致商標權的淡化的法律風險。在商標法里,只有馳名商標能夠跨類別限制他人的商標注冊。他人在其他類別注冊相同商標,會導致企業(yè)商標淡化,不僅影響企業(yè)形象,而且還限制了企業(yè)跨行業(yè)發(fā)展。另外商標在不同類別歸屬多個法律主體,該商標則很難再獲得馳名商標定。
■風險防范實務操作要點
完善商標注冊工作，從源頭上遏制商標侵權行為，是搞好商標知識產權保護工作的前提。 按法律規(guī)定，申請商標必須符合法定條件：有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權利相沖突。
1.設計商標時，在不違反《商標法》第十條、第十一條禁用條款的同時,應考慮選擇有顯著性的商標，那種任意虛構的與商品或服務的特征聯(lián)系越少的商標，越能得到法律的保護，也不易被別的企業(yè)利用。設計要易記、易看,商標文字的讀音瑯瑯上口,容易傳遞信息,注意不同國家、民族的政治、宗教、風俗、習慣、語言等因素。
2.商標注冊前信息查詢至關重要。調查了解相關信息，通過權利主管機關查詢是否存在他人在先權利，避免注冊失敗或者在使用時遭遇權利人的法律追究。
3.及時甚至搶先注冊商標，結合商標使用的商品范圍和地理范圍，不僅要對目前企業(yè)已生產的產品上申請商標注冊，還要對企業(yè)未來延伸產品上申請注冊商標；除了在國內申請注冊，還要到將來出口的國家或地區(qū)申請注冊商標，從而避免自己的商標因別人的搶注而不能使用或不能進入市場。
國內注冊申請可以由申請人直接或委托商標代理機構向國家商標局提出。國外注冊可以逐國提出注冊申請，但最好根據《商標注冊馬德里協(xié)定》，通過國家商標局向世界知識產權組織（WIPO）的國際局提交國際注冊申請，這樣就可以一次申請，而同時在該公約的成員國中獲得注冊。
4.由于商標注冊申請的提出與商標的注冊獲準有一個時間差,歷時較長(從申請至核準注冊需九個月左右)，所以，應在產品投入市場前先申請商標,同時做好相關的保密工作,防止被搶注或排斥別人在相同的商品上使用相同的商標。將商標申請與產品開發(fā)同時進行，不失為一個英明的策略,最好事先多注冊一些備用商標以適應企業(yè)發(fā)展的需要。
5.注冊防衛(wèi)商標,運用防御商標、聯(lián)合商標的策略，來預防和抵制他人的商標侵權行為。也可以通過馳名商標的認定，獲得擴大商標注冊的保護范圍，跨類別限制他人的注冊行為，防止權利人商標的淡化。一般而言，只有馳名商標才有權作為防御商標取得注冊，但須注意的是,在商標轉讓時,聯(lián)合商標不得單獨轉讓,必須與正商標一同轉讓。當然，最保險的做法還是及早注冊。
二、商標運作法律風險防范
除了明目張膽的商標侵權外，在商標使用許可、轉讓、投資、特許經營或連鎖經營和品牌延伸等運作過程中也充滿了法律風險。
1.商標使用的法律風險
（1）商標使用不當的法律風險
商標使用的法律風險主要包括自行改變注冊商標的、自行改變注冊商標的注冊人名義、地址或者其他注冊事項的、連續(xù)三年停止使用的等，由商標局責令限期改正或者撤銷其注冊商標。使用注冊商標，其商品粗制濫造，以次充好，欺騙消費者的, 由工商管理部門分不同情況責令限期改正，也可以通報或罰款，或者由商標局撤銷其注冊商標。此外還存在使用過程中淡化商標的法律風險。
（2）商標變更的法律風險
商標變更是指商標注冊人的名義、地址的變更。注冊商標需要改變其標志的，應當重新提出注冊申請。商標使用范圍的變更不屬于商標變更的范疇，注冊商標需要在同一類的其他商標上使用的，應當另行申請注冊商標。另外變更商標注冊人名義或者地址的，商標注冊人應當將其全部注冊商標一并變更。
（3）商標續(xù)展的法律風險
商標法規(guī)定:注冊商標的有效期為十年，自核準注冊之日起計算。注冊商標有效期滿，需要繼續(xù)使用的,須向國家商標局申請續(xù)展。有效期屆滿不進行續(xù)展將可能給企業(yè)帶來難以彌補的損失。
2.商標許可的法律風險
（1）許可形式的法律風險
商標許可可以是獨占性許可，也可是排他性許可，也可是一般性質的普通許可。獨占使用許可是商標許可人在商標使用許可合同存續(xù)期間放棄自己依法享有的商標使用權。排他使用許可是除商標許可人自己使用外，只授予一家被許可人使用其注冊商標。普通使用許可是許可人可以將被許可商標許可多家使用，同時商標權人自己也可以自己使用該商標。即使是普通許可,被許可方同樣需要在一定區(qū)域、一定時間、一定領域內排除競爭。如果被許可人所簽合同為一般性質的許可，許可方以無數量限制為由向其他人轉讓商標，被許可人將承受市場飽和的巨大經營風險,許可人同樣面臨違約的法律風險。
(2) 許可合同當事人的法律風險
被許可商標必須是注冊商標,許可人必須是注冊商標的所有人。按照相關規(guī)定,使用人用藥品、卷煙商標的,被許可人需提供有關行政主管機關的證明文件。若合同當事人不符合相關規(guī)定,屬于不具有法定資格的主體不適格,因此導致合同無效的法律風險。
(3) 超范圍許可的法律風險
被許可人使用被許可商標的商品或服務不得超過被許可商品經商標局核準使用的商品或服務的范圍。一旦超過范圍許可使用,被許可人超范圍使用商標,可能構成對他人商標權的侵犯,許可方同樣面臨合同無效、違約等法律風險。
(4)許可使用不當的法律風險
按照規(guī)定,經許可使用他人注冊商標的,必須在使用該注冊商標的商品上標明被許可人的名稱和商品產地。一些被許可人為避免被認為是貼牌產品,而隱瞞實際的生產人名稱和產地,這種對商標的不當使用,將導致行政法律風險和民事法律風險,另外被許可人違反商標許可合同的正常使用商標的義務,將面臨承擔違約責任的法律風險。
(5) 許可合同備案的法律風險
通常認為，商標許可合同備案并不是商標使用許可合同生效的條件，僅僅是程序要求。但商標許可合同沒有進行備案，不能產生對抗第三人的效力。在這種時候,若商標權人將商標轉讓,新的受讓人可能排除被許可人使用商標的權利。
(6) 擅自注銷及放棄續(xù)展商標的法律風險
有的許可人為排除異己，在企業(yè)轉型時，違約將商標注銷，或故意放棄商標的續(xù)展注冊，從而給被許可人帶來經營上的困難和阻礙,許可人同樣面臨違約的法律風險。
3.商標轉讓的法律風險:
轉讓形式有兩種,一為合同轉讓,二為繼承轉讓。無論何種轉讓都必須依法辦理轉讓手續(xù),如果未辦理,屬于自行轉讓商標的行為,按照商標法的相關規(guī)定,將受到行政處罰。
轉讓過程中還涉及防御性商標及申請中商標查詢的法律風險。商標轉讓涉及的商標多數屬于實際使用且有一定知名度的商標, 而當防御性商標或正在申請的商標與轉讓的商標構成使用于類似商品上的相同或近似商標,多數受讓人缺乏對此關注。然而這些商標極易導致混淆或者淡化轉讓商標,一旦出讓人啟用,將給受讓人造成嚴重損害。這部分商標的受讓必須在受讓商標時一并考慮,避免出讓人事后以此為要挾,索取高額轉讓價款。
4.商標標識印制及外協(xié)件、貼牌的法律風險
按照規(guī)定,商標印制必須在有印刷資質的單位進行印刷,才能做到規(guī)范印制,保證印制質量。商標標識的發(fā)放,印模和廢舊標識的管理,外協(xié)單位和貼牌單位的產品質量和商標標識的合理使用,同樣是商標運作過程中需要考慮的風險點。
■風險防范實務操作要點
為防范商標運作管理帶來更多損失，企業(yè)應注意以下幾個方面：
1．要建立商標管理辦法和完善商標監(jiān)測機制,通過商標管理部門進行監(jiān)測, 最有效地方法是與商標代理機構結合,對商標時效進行監(jiān)控,使商標續(xù)展等工作得以順利進行,避免類似于商標連續(xù)三年不使用導致權利喪失等情況發(fā)生; 此外，商標使用時應當采用顯著的字體、字形、字號及顏色，以區(qū)別商品包裝上的其他文字和圖形，并應按規(guī)定標注注冊標志，或者表明這是注冊商標，企業(yè)在宣傳產品尤其是新研制的產品時，應該注意在宣傳商標的同時，還應注意宣傳產品的通用名稱，避免商標的退化。
2.簽訂商標許可合同時的審查非常重要，首先要審查被許可商標是否為注冊商標，然后再審查許可人是否為該注冊商標的注冊人，并要對商標的許可類型和容易出現(xiàn)法律風險的內容有詳細而清楚的約定。被許可人可要求許可人出示有關資質證書，也可通過商標局和工商管理部門進行查詢。
3.轉讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種或者類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉讓；未一并轉讓的，由商標局通知其限期改正，逾期則視為放棄轉讓該注冊商標的申請。辦理商標轉讓申請須向商標局提交以下文件: (1)轉讓人和受讓人簽訂的《商標權轉讓協(xié)議》;(2)《商標轉讓申請書》一份,申請書上應加蓋申請人及受讓人的印章;(3)商標轉讓申請手續(xù)通常由受讓人辦理,受讓人應當提供有效證件的復印件。如果委托他人辦理,應當有受讓人加蓋公章的《商標轉讓委托書》;(4)受讓人《營業(yè)執(zhí)照》復印件; (5)按規(guī)定繳納商標轉讓申請等費用。
4.建立健全商標標識印制廠家備案制度和商標標識管理制度。建立商標標識發(fā)放臺帳，嚴格控制發(fā)放;定期對廢舊標識進行銷毀，防止造成流失;終止印制時,要收繳或銷毀印模及留存的商標標識。在外協(xié)件采購合同和貼牌合作合同中明確約定商標保護條款,并定期對相關單位的產品質量和商標使用情況進行檢查監(jiān)督。
5.有針對性的衡量有關活動的法律風險,及時采取措施,完善相關手續(xù)。在商標運作管理過程中要進行相關的法律風險評估，確定法律風險應對策略，做到事前防范、事中控制、事后補救，確保運作項目的順利完成。
三、商標管理法律風險防范
商標管理是企業(yè)對于注冊及未注冊商標的控制、使用、維護的過程,正確完善的商標管理可以很大程度地降低商標的法律風險,提升品牌價值。
1.商標檔案管理風險
檔案管理是商標管理的基礎,檔案內容至少包括每個商標的注冊類別、申請時間、公告時間、核準注冊時間、權利變動等。如果糾紛發(fā)生,商標檔案管理資料就是最有效的證據，而且企業(yè)能很好地了解商標的狀況,哪些商標需要續(xù)期,哪些需要及時提出異議等。這些工作任何一項出現(xiàn)狀況,都可能給企業(yè)帶來難以彌補的損失。
2.商標流程管理風險
流程管理不僅包括商標本身的流程,還包括商標工作同其他工作的配合。商標管理部門應該建立各項商標事務流程,如商標注冊流程、商標使用流程、問題反饋流程、反假冒流程等。在流程的各個環(huán)節(jié)中,落實到人,管理流程的遺漏直接導致產生相應的法律風險。
3.商標異議的法律風險
所謂商標異議，就是指對商標局初審公告的商標依法提出反對意見。按《商標法》規(guī)定，商標局初審并公告的商標，自公告之日起3月內，任何人均可提異議，要求商標局在規(guī)定的異議期滿后不要將該商標核準注冊。
■風險防范實務操作要點
加強商標基礎管理工作是商標知識產權保護工作的重要制度保障。做好商標基礎管理工作主要考慮以下幾點:
1.設立專人對公司項下所有的商標注冊證進行管理，日常工作包括建立商標注冊資料電腦數據庫，商標注冊證原件的歸檔，商標的國內外注冊、續(xù)展、變更等,對國家商標局公布的商標公告進行監(jiān)控，對商標局新受理的商標中可能出現(xiàn)的侵犯商標權的情況及時提起異議程序，從源頭上遏制商標侵權行為。
2.建立健全各項工作制度,制定商標使用許可、商標標識印制、商標監(jiān)管、商標維權等一系列規(guī)章制度，使得對商標的管理和培育制度化，大大提升了商標的無形資產價值。此外，還應還針對不同情況制定內容完備的商標使用許可合同、獨家代理合同、商標轉讓合同等規(guī)范合同文本。對于商標糾紛發(fā)生后,及時保全證據、采取應急措施等都是應該在管理制度中考慮的問題。
3．對于通過商標公告進行監(jiān)測發(fā)現(xiàn)同本企業(yè)在先的權利相沖突的相同或近似類別注冊商標的行為,及時提起異議，可以起到阻止他人惡意注冊的行為。被異議商標是否能注冊，以商標局裁定為準。如果異議人和被異議人不服，均可在收到異議裁定通知之日起15日內提出復審要求。對商標評審委員會的復審如果仍然不服的，可以向人民法院提起訴訟。
四、商標侵權法律風險防范
有下列行為之一的，均屬侵犯注冊商標專用權：
1. 未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標的；
2. 未經商標注冊人的許可，在同一種商品上使用與其注冊商標近似的商標，或者在類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標，容易導致混淆的；
3. 銷售侵犯注冊商標專用權的商品的；
4. 偽造、擅自制造他人注冊商標標識或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識的；
5. 未經商標注冊人同意,更換其注冊商標并將該更換商標的商品投入市場的;
6．故意為侵犯他人商標專用權行為提供便利條件，幫助他人實施侵犯商標專用權行為的；
7.將他人注冊商標、未注冊的馳名商標作為企業(yè)名稱中的字號使用，誤導公眾的；在同一種或者類似商品上，將與他人注冊商標相同或者近似的文字、圖形作為商品名稱或者商品裝潢使用，并足以造成誤認的行為。
此外，還存在商標的丑化使用及其他“搭便車”侵權行為的法律風險。有的競爭對手搶注著名的商標作為域名，或者為了向商標所有人出售，注冊與他人商標近似的域名，或者為了引起混淆，以謀求不正當利益;有的采用丑化或者玷污商標的行為，來損害對手的商標及其商品、服務的信譽。有的采取隱藏方式,注冊別人的外文商標的中文翻譯名稱；有的以發(fā)明人或者創(chuàng)始人的肖像來作為商標以規(guī)避文字圖案；把他人商標進行肢解注冊，從而達到規(guī)避的目的,有的用有雙重含義的名人姓名來注冊商標；有的利用互聯(lián)網，把企業(yè)著名的商標關鍵詞設置為自己網站或網頁的關鍵詞，當用戶在搜索引擎上搜索，本想搜索的企業(yè)時，結果搜索到其競爭對手，從而造成誤認，使其增加了宣傳自己和進行交易的機會。出現(xiàn)這種情況，從法律上可能會構成不正當競爭。
■風險防范實務操作要點
加大對商標侵權假冒行為的打擊力度是商標知識產權保護工作的重要保障。為防范商標侵權糾紛企業(yè)應注意以下幾個方面：
1.嚴格內部管理，防止企業(yè)自身在注冊、使用、銷售等環(huán)節(jié)出現(xiàn)上述侵犯他人商標權的行為；禁止在生產、采購、經營、銷售各環(huán)節(jié)中,為生產經銷假冒產品或與本企業(yè)產品構成同業(yè)競爭的單位和個人提供加工、倉儲、運輸等便利條件。
2.有效利用企業(yè)駐各地人員，通過一線銷售隊伍對市場進行監(jiān)測, 廣泛搜集市場信息，及時反饋市場中可能出現(xiàn)的侵權行為，積極開展打擊侵權假冒行為的活動。與當地工商、海關、公安、檢察院、法院、商檢和質量監(jiān)督等部門及當地新聞媒體的建立工作聯(lián)系，運用法律手段進行行政查處或向當地法院提起侵權訴訟。
對于商標糾紛發(fā)生后, 全方面收集商標侵權的證據、及時保全證據、采取應急措施等都是非常重要的。在收集案件證據的時候，要盡量多收集，特別是以下幾方面應作為收集的重點內容：①侵權產品樣本及被侵權人的產品樣本；②被侵權人的在先權利證明文件。包括商標注冊證、專利證明、版權登記證明、與案件有關的獲獎情況證明等；③購買侵權產品的證明。這里主要是指購買發(fā)票。在發(fā)票上一定要注明，侵權產品名稱、購買侵權產品的地點、侵權產品的價格、銷售人名稱等事項。
3.通過海關保護知識產權。嚴格依照《海關知識產權保護條例》的要求辦理備案、續(xù)展等事宜，在同海關的配合中，通過實施商標被許可人名單備案制度和放行憑證制度對在海關報關過程中的侵權行為進行監(jiān)控。
4.運用馳名商標，尋求個案保護。一旦認定為馳名商標，無論是注冊還是未注冊都能受到法律寬泛的保護，其他企業(yè)或個人的惡意搶注等侵權行為將受到法律的懲罰。根據《商標法》規(guī)定，認定馳名商標應當考慮下列因素：①相關公眾對該商標的知曉程度；②該商標使用的持續(xù)時間；③該商標的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍；④該商標作為馳名商標受保護的記錄等因素。塑造企業(yè)商標形象時，不妨多從上述角度考慮商標的策劃,注意收集企業(yè)商標產品的廣告宣傳資料、市場認知、信譽評價等，統(tǒng)計年度廣告投入、覆蓋地區(qū)、行業(yè)排名等相關數據，確保馳名商標的延續(xù)性。
5.通過著作權、版權、專利權、域名權等保護形成立體防護體系, 統(tǒng)一商標和企業(yè)字號、企業(yè)網絡域名,全方位保護企業(yè)的商標專用權。一個普通商標并不能阻止別人在其他類別的商品上使用，從而為別人的法律規(guī)避提供了可能。但如果使用已登記有著作權或者已申請外觀設計專利權的標識作商標，如果有人再以商標形式注冊或使用，企業(yè)即可以根據《著作權法》或《專利法》來阻止別人的使用。
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